Marque de commerce utilisée par un tiers autorisé: «La confiance n’exclut pas le contrôle»

Le 21 mars prochain, M^e Ismaël Coulibaly présentera un guide pratique sur les risques et périls relatifs à l’attribution de licences de marques de commerce. Pour vous inscrire à ce Rendez-vous SOQUIJ, cliquez ici.

M^e Coulibaly, pourquoi est-il important de parler de l’utilisation d’une marque de commerce par un tiers autorisé?

«L’utilisation d’une marque de commerce par un tiers autorisé – en d’autres mots, le contrat de licence – est une situation qu’on retrouve souvent en affaires lorsque les activités d’une entreprise se développent. Pourtant, la question de la gestion pratique et de l’exploitation commerciale d’une marque est parfois négligée. On parle plus fréquemment de la nécessité d’enregistrer ses marques ou des problématiques de violation, et moins de la vie de la marque dans le cours des affaires courantes, alors qu’il peut se présenter là des événements aux répercussions désastreuses pour son propriétaire.

Lorsqu’une entreprise va permettre à un tiers d’utiliser sa marque, elle peut s’exposer à des conséquences indésirables si les paramètres d’utilisation de la marque – et des produits et services reliés – sont mal définis ou mal encadrés. On parle de procédures contentieuses, administratives ou judiciaires, qui peuvent aller jusqu’à l’impossibilité de mettre en œuvre ses droits contre des tiers, voire la perte pure et simple de ses droits dans la marque. La Cour d’appel fédéralea d’ailleurs tout récemment (2023) rappelé les risques de ce genre de relation contractuelle, confirmant ainsi une décision de la Cour fédérale qui a fait couler beaucoup d’encre et qui concernait une chaîne de restauration.»

«Lorsqu’une entreprise va permettre à un tiers d’utiliser sa marque, elle va s’exposer à des conséquences indésirables si les paramètres d’utilisation de la marque – et des produits et services reliés – sont mal définis ou mal encadrés.»

À quoi s’attendre de votre conférence?

«Le droit des marques de commerce est une matière très vivante. Pour en parler, je privilégie toujours une approche qui va être concrète, pratique et aussi visuelle. C’est un domaine de droit technique et le but est de le rendre accessible, de le vulgariser pour en faciliter la compréhension. De plus, avec ce sujet, on touche à des industries très variées. Les histoires en arrière de tout ça sont intéressantes. Il est donc facile de se laisser prendre au jeu.

Bien entendu, c’est une conférence de droit, alors nous allons prendre le temps de décortiquer et de décoder la Loi sur les marques de commerce pour bien en comprendre le régime et les dispositions, ainsi que tous les principes entourant le caractère distinctif de la marque. Vu le laconisme des dispositions de la loi – à noter qu’un seul article de celle-ci traite à proprement parler des licences –, il va être nécessaire de prendre en considération les lignes directrices qui ont été tracées par la jurisprudence. Nous passerons en revue toutes les différentes et récentes décisions d’intérêt en matière de marques de commerce.

Le but de la conférence est de donner des orientations sur les meilleures pratiques à adopter pour pouvoir être bien outillé et être capable de naviguer entre les différents écueils dans le cadre d’une relation contractuelle comme celle de la licence. La leçon la plus importante que je souhaite transmettre est que la confiance n’exclut pas le contrôle.»

«Le but de la conférence est de donner des orientations sur les meilleures pratiques à adopter pour pouvoir être bien outillé et être capable de naviguer entre les différents écueils dans le cadre d’une relation contractuelle comme celle de la licence.»

À qui s’adresse votre conférence?

«Cette conférence s’inscrit dans une démarche de prévention et de gestion des risques ainsi que de réduction des coûts, pour les propriétaires de marques de commerce. Tous les dirigeants d’entreprises dont l’expansion requiert ou va requérir l’utilisation de leur marque par des entités tierces trouveront un intérêt à y assister.

Elle s’adresse aussi à tous les praticiens en propriété intellectuelle, les avocats en droit des affaires ainsi que ceux en litige commercial, parce qu’il y a beaucoup de réflexes qui peuvent être développés et des subtilités qu’il est bon de connaître quand on conseille et accompagne des entreprises dans ce domaine.»

Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet?

«Les questions de protection, de défense et de commercialisation des marques de commerce sont mon quotidien depuis plus de 10 ans.

Ces deux dernières années ont suscité un intérêt particulier pour les enjeux entourant les contrats de licence et l’utilisation de la marque par un tiers autorisé, plusieurs décisions ayant été rendues par les tribunaux à ce sujet. La jurisprudence récente brosse en effet un portrait assez complet de nombreuses situations dans lesquelles les questions relatives à la licence pouvaient être soulevées. J’ai aimé que ces décisions mettent en avant les conséquences pratiques et les ramifications importantes autour de ce sujet.

Je pense que la gestion de la marque dans le cours des affaires permet aux praticiens comme moi d’intervenir en tant que conseiller stratégique et accompagnateur pour prévenir et minimiser les risques. On est moins dans les mandats plus classiques, comme les procédures d’enregistrement, par exemple.»